Garbarino quiere apoderarse del dominio commodore.com.ar

Dominios


Hola a todos.

Quisiera contarles esta historia que quizás les interese a los fans ochenteros de las famosas computadoras Commodore.

En febrero de 2008 registré el dominio commodore.com.ar y lo estoy usando hasta hoy como alias de otro dominio perteneciente al sitio web de un fan de Commodore.


El problema

Hasta ahí estaba todo bien, pero el 8 de julio de 2010 recibí este email por parte de NIC Argentina:

NIC Argentinadijo:A LA ENTIDAD REGISTRANTE: (acá aparece mi nombre)
(TENGA A BIEN ADJUNTAR ESCANEADO O POR FAX SU DNI/CUIT REGISTRADO EN NIC ARGENTINA).

POR LA PRESENTE SE LE INFORMA QUE GARBARINO S.A., DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 11 DE LA NORMATIVA VIGENTE DE NIC ARGENTINA Y CUMPLIENDO CON LAS FORMALIDADES EXIGIDAS EN LAS PREGUNTAS FRECUENTES DE DICHA REGLA, HA SOLICITADO LA REVOCACIÓN DEL NOMBRE DE DOMINIO DEL ASUNTO, COMMODORE.COM.AR., MANIFESTANDO SU DERECHO A SER TITULAR DEL MISMO.

FUNDAMENTA TAL REQUERIMIENTO EN:

SU CALIDAD DE TITULAR DE LA MARCA REGISTRADA HOMONIMA AL DOMINIO REQUERIDO.

A EFECTOS DE ACREDITAR SU DERECHO A LA TITULARIDAD DEL NOMBRE DE MARRAS, ADJUNTÓ LA DOCUMENTACIÓN QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

TITULO MARCARIO CERTIFICADO POR ANTE ESCRIBANO PUBLICO.

ESTA SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN LAS OFICINAS DE NIC ARGENTINA.

***IMPORTANTE***
TENGA A BIEN ACUSAR RECIBO DEL PRESENTE MAIL A LA DIRECCIÓN DEL REMITENTE. ASIMISMO, Y DE ESTIMARLO PERTINENTE, DEBERÁ EMITIR SU DESCARGO POR ESTA VÍA ELECTRÓNICA, EN UN PLAZO NO MAYOR A DIEZ (10) DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS CONTADOS A PARTIR DEL 12 DE JULIO DE 2010 . EN ÉL, DEBERÁ OFRECER LA PRUEBA QUE ESTIME PERTINENTE A EFECTOS DE ESTABLECER SU DERECHO AL USO DEL NOMBRE DISPUTADO. DE SER NECESARIO SE LE REQUERIRÁ LA REMISIÓN DEL DESCARGO EN SOPORTE PAPEL Y/O DE LA DOCUMENTACIÓN PERTINENTE CON LAS FORMALIDADES ESTABLECIDAS EN LA REGLA 11, PREGUNTAS FRECUENTES Y NOTA MODELO.

CORREO ELECTRÓNICO ASOCIADO A LA ENTIDAD REGISTRANTE A LA FECHA DE REMISIÓN: *******@********.com

PARA MAYOR INFORMACIÓN, INGRESE A WWW.NIC.AR.

REGLA 11. “NIC Argentina se encuentra facultada para revocar el registro de un nombre de dominio en caso que el mismo afecte los derechos subjetivos de un tercero.
La persona física o jurídica que pretenda la revocación de un nombre de dominio registrado deberá acreditar fundadamente su mejor derecho, pudiendo NIC Argentina solicitar cualquier otro medio de prueba que estime necesario a efectos de resolver su procedencia.
Ante varios reclamos debidamente acreditados sobre un mismo nombre de dominio, el formalizado en primer término gozará de preferencia en el registro.
NIC Argentina analizará el reclamo y, en caso de considerarlo verosimil, informará respecto del mismo, vía correo electrónico, a la entidad registrante del nombre de dominio en disputa y detallará la documentación acreditante adjuntada. La entidad registrante del dominio deberá acusar recibo de dicha comunicación por la misma vía y emitir su descargo en un plazo no mayor a DIEZ (10) días hábiles administrativos. En él, deberá ofrecer la prueba que estime pertinente a efectos de establecer su derecho al uso del nombre disputado.
En caso que NIC Argentina no pueda determinar a quién asiste mejor derecho, informará tal temperamento, vía correo electrónico, tanto al reclamante como a la entidad registrante del dominio, en cuyo caso las partes deberán resolver la disputa por la vía que estimen corresponder.” Ver Preguntas Frecuentes


ATTE. FJT.

--
Atte.,

NIC Argentina

E-mail: info@nic.ar
URL: http://www.nic.ar
Tel: 00-54-11-4819-7631
Fax: 00-54-11-4819-7630
nic04




Commodore



A pesar del texto escrito casi todo en mayúsculas y del carácter de "apriete" con prepotencia y soberbia que se desprende de él, me tomé el trabajo de analizar detalladamente el sistema de registro de marcas y el registro de nombres de dominio en nuestro país. Esta tarea me llevó varios días y concluyó con la siguiente respuesta que envié a NIC Argentina:

La entidad registrante del dominio commodore.com.ar (o sea yo)dijo:

Sres. de NIC Argentina:

A continuación presento mi descargo y rotunda oposición a la revocación del dominio commodore.com.ar solicitada por la firma Garbarino S. A., por las siguientes razones:


1) Garbarino S. A. inició el trámite de registro de la marca "Commodore" el 29/06/1999 bajo las clases n° 7, 9, 16, 20 y 21 según consta en el Acta n° 2226442 del INPI, el cual concedió el registro de marca con fecha 19/09/2000 según disposición n° 1053/00. Por lo tanto, hubo un lapso de aproximadamente 10 (diez) años para registrar el dominio commodore.com.ar y por esta razón hay un claro desinterés por parte de Garbarino S. A. en registrar el nombre de domino en disputa, otorgándome por omisión derechos adquiridos sobre el mismo. De acuerdo al punto 1 de la normativa vigente de NIC Argentina para el registro de dominios, y en razón de que el sistema de adquisición del derecho sobre los nombres de dominio en nuestro país se basa en el sistema atributivo (es decir que el registro otorga el derecho en el tiempo), la revocación del dominio commodore.com.ar no puede basarse en la fecha de registro de la marca "Commodore" por parte de Garbarino S. A.


2) Garbarino S. A. registró la marca "Commodore" bajo las clases n° 7, 9, 16, 20 y 21. En ninguna de ellas se indica la utilización dada actualmente al dominio commodore.com.ar, que es mostrar el sitio web de un aficionado de las antiguas computadoras Commodore de 8 bits.


3) Hay una falta de legitimación activa por parte de Garbarino S. A., la cual no es propietaria de la marca "Commodore" a nivel internacional ni de los derechos derivados de ésta, entre los cuales se incluye la representación de la marca a nivel nacional. La marca "Commodore" junto con sus derechos y demás activos pertenecen en forma global desde el año 2005 a Commodore International Corporation (fuente), existiendo así una falta de legitimación activa por parte de Garbarino S. A. para solicitar la revocación del dominio commodore.com.ar. En el caso de que dicha revocación se efectuara, NIC Argentina estaría convalidando un caso de ciberocupación porque privaría del domino a una de las partes para otorgárselo a la otra, siendo que ninguna de las dos es propietaria global ni representante de la marca en la República Argentina.


4) Doctrina internacional aplicable a este caso: La utilización dada actualmente al domino commodore.com.ar no es abusiva ni de mala fe, de acuerdo al "Proceso relativo a los nombres de Dominio en Internet" de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), en cuyo informe final se ha definido claramente el registro abusivo de nombres de dominio bajo las siguientes condiciones:

- El nombre de dominio es idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el demandante; Y el titular del nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio; Y el nombre de dominio ha sido registrado Y se utiliza de mala fe.

Basta con ver el sitio web commodore.com.ar para comprobar que el nombre de dominio no está siendo utilizado de mala fe, por lo que este punto no es válido en la aplicación de una revocación. Cabe señalar también que el concepto de "registro abusivo" según la OMPI se condice con el interés legítimo que exige la ley de marcas al solicitante de una marca en la República Argentina.

Seguidamente, se entiende que constituirá la prueba del registro y la utilización de mala fe de un nombre de dominio:

- una oferta para vender, alquilar o transferir de otro modo el nombre de dominio al titular de la marca de producto o de servicio, o a un competidor del titular de la marca de producto o de servicio, con propósitos financieros; o

- un intento por atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet al sitio Web del titular del nombre de dominio o cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca de producto o de servicio del solicitante; o

- el registro del nombre de dominio a fin de impedir al titular de la marca de producto o de servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del titular del nombre de dominio esta pauta de conducta; o

- el registro del nombre de dominio a fin de perturbar los negocios de un competidor.


Las condiciones acumulativas del primer párrafo de la definición dejan claro que la conducta de los registradores de nombre de dominio inocentes o de buena fe no se considerará abusiva.

Por otra parte, el uso dado actualmente al dominio commodore.com.ar no está contemplado en la definición de registro abusivo por las siguientes razones:

- El sitio www.commodore.com.ar es sin fines de lucro y no posee publicidad.

- El sitio no tiene propósitos financieros basados en la marca "Commodore".

- El sitio no intenta atraer usuarios ni generar confusión mediante la información mostrada en sus páginas.

- El sitio no impide que el titular de la marca "Commodore" –en este caso Garbarino S. A.– refleje dicha marca en el nombre de dominio porque puede registrar otro dominio distinto a commodore.com.ar.

- El sitio web no perturba ni influye negativamente en el uso de la marca "Commodore" ni en la comercialización de los productos Commodore por parte de Garbarino S. A. Un claro ejemplo de esto a nivel internacional es el hecho de que el dominio commodore.com está registrado actualmente a nombre de una empresa que no tiene relación alguna con Commodore International Corporation.


5) Respecto a la aplicación de la ley de marcas para la revocación de un dominio, existen claras diferencias entre el régimen de marcas y el de nombres de dominio, siendo la más clara la existencia de diferentes clases de marcas, por lo que una misma denominación puede ser usada por diferentes titulares en clases de productos diferentes, mientras que el nombre de dominio es uno solo y pertenece a su titular, no pudiendo ser compartido por cuestiones técnicas imposibles de solucionar por ahora.

La ley de marcas n° 22.362 Art. 31 indica los casos pasibles de ser reprimidos:

- Falsificación o imitación fraudulenta de una marca registrada o una designación.

- Uso de una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización.

- Puesta en venta o venta de una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización.

- Puesta en venta o venta o comercialización de productos o servicios con marca registrada falsificada o fraudulentamente imitada.


Como se puede apreciar, la utlización dada actualmente al dominio commodore.com.ar no está contemplada en ninguno de estos puntos.


6) Debido a que NIC Argentina no interviene en conflictos por nombres de dominio, no puede efectuarse el reclamo por el registro de un nombre de dominio por parte del titular de una marca contra la entidad registrante de un dominio ya registrado, aún cuando éste no posea la titularidad de la marca, debido a que la dirección URL correspondiente a la marca es una sola y el derecho de ambos titulares es idéntico, otorgándosele en consecuencia el mejor derecho al primero en tiempo.


7) Para el caso del registro de una marca como nombre de dominio por otra persona que no sea su titular, se debería verificar que la página correspondiente al dominio esté activa y que la misma no perjudique en nada a la marca del reclamante, en cuyo caso el reclamo por la ley de marcas no puede prosperar porque no hay daño para el titular de la marca, no hay aprovechamiento de la misma, falsificación, incompatibilidad y/o ánimo de utilizar fraudulentamente la misma por parte del titular del nombre de dominio.


8) HAGO EXPRESA RESERVA DE TODAS LAS ACCIONES JUDICIALES QUE PUDIERAN CORRESPONDER INCLUYENDO PERO NO LIMITANDO, ADMINISTRATIVAS, CIVILES Y PENALES EN CASO DE QUE SE ME REVOQUE EL NOMBRE DE DOMINIO COMMODORE.COM.AR, CONSTITUYENDO PARA ELLO DOMICILIO LEGAL EN CALLE ********* N° *** PISO 3 DEPTO. "B", CÓDIGO POSTAL ****, CABA.

Atte.,

************
DNI 21.***.***




Contradicciones en la normativa de NIC Argentina

Aparte de todo esto, es importante señalar que en los puntos 10 y 11 de la Normativa Vigente de NIC Argentina hay una grave contradicción:

10. El hecho de que NIC Argentina apruebe el registro de un nombre de dominio a favor de una entidad registrante no implica que asuma responsabilidad alguna respecto de la legalidad de ese registro ni del uso que haga del nombre de dominio la entidad registrante. En virtud de ello, no le corresponde evaluar si el registro o el uso del nombre de dominio puede violar derechos de terceros. NIC Argentina no acepta ninguna responsabilidad por cualquier conflicto debido a marcas registradas o por cualquier otro tipo de conflicto de propiedad intelectual que el registro de un nombre de dominio pudiera originar. NIC Argentina carece de competencia respecto de los contenidos de las páginas Web que puedan construirse bajo los nombres de dominio que integran su registro.

11. NIC Argentina se encuentra facultada para revocar el registro de un nombre de dominio en caso que el mismo afecte los derechos subjetivos de un tercero. (...)



¿Qué diferencia hay entre violar los derechos de un tercero y afectar los derechos subjetivos de un tercero? Cuando se viola un derecho se lo está afectando y viceversa; y no hay diferencia entre derechos y derechos subjetivos porque la primera acepción de la palabra subjetivo se refiere a un sujeto en particular, por lo tanto hay una contradicción que carece de sentido.

Además, el punto 10 dice claramente que NIC Argentina "no acepta ninguna responsabilidad por cualquier conflicto debido a marcas registradas o por cualquier otro tipo de conflicto de propiedad intelectual que el registro de un nombre de dominio pudiera originar". Si NIC Argentina puede revocar el registro de un nombre de dominio debido a un conflicto basado en una marca registrada es porque está aceptando la responsabilidad de actuar como mediador, incumpliendo así su propia normativa.


El caso de apple.com.ar

Como dato adicional también existe el dominio apple.com.ar, que está registrado a nombre de una persona que no tiene nada que ver con Apple Inc. y que muestra una página web cuyo contenido no está relacionado en forma alguna con la marca de la manzana . EDITADO 23-sep-2011: El sitio apple.com.ar es ahora una página repleta de publicidad de artículos Apple que se venden en MercadoLibre.


Conclusiones

Tal como pueden ver, la historia de David y Goliat se repite. Esta vez luchan por el dominio www.commodore.com.ar, perteneciente desde el año 2008 a un par de webmasters entusiastas quienes sin ánimo de lucro siguen recordando a las viejas computadoras Commodore 16, 64, 128 y Amiga, y brindando información a los nostálgicos de estas máquinas que hicieron historia. Goliat, representada por Garbarino S. A., lucha con todo su poderío económico y su batallón de abogados a través NIC Argentina, y digo "a través" porque ningún representante de Garbarino S. A. se comunicó directamente conmigo hasta hoy.

Ahora estoy esperando respuesta de NIC Argentina, quienes deberían contestar durante esta semana (2 al 6 de agosto de 2010).

Si por una de esas grandes casualidades NIC Argentina me revocara el dominio y se lo delegara a Garbarino S. A., además de iniciar acciones legales tendré que pensar que algo huele muy feo ahí adentro. Algo que huele a dinero. Próximamente voy a publicar aquí mismo el desenlace de esta historia.

Saludos.


.com.ar



(Agregado) Respuesta de NIC Argentina

Hoy 10 de agosto de 2010 a las 10:06, Garbarino S. A. y yo recibimos la siguiente respuesta por parte de NIC Argentina:

:SRES.

EN ATENCIÓN AL DESCARGO FORMULADO POR EL SR. (aquí aparece mi nombre) CON RELACIÓN AL RECLAMO FORMULADO POR EL DOMINIO DEL ASUNTO, SE ENTIENDE LO SIGUIENTE:

EL SR. (aquí aparece mi nombre) (RECLAMADO) HA DIVIDIDO SU DESCARGO EN 8 PUNTOS, LOS QUE SE ATIENDEN, EN LO PERTINENTE, A CONTINUACIÓN:

1.- EN LO ATINENTE A LA FALTA DE REGISTRACIÓN O RECLAMO DEL NOMBRE DE DOMINIO PERSEGUIDO, DEBE SEÑALARSE QUE LOS DERECHOS SUBJETIVOS SE EJERCEN A DISCRECIÓN DEL TITULAR DEL MISMO. EN LO DEMÁS (“…SISTEMA ATRIBUTIVO DEL DERECHO SOBRE LOS NOMBRES DE DOMINIO…”) CORRE POR CUENTA DEL RECLAMADO. ASIMISMO DEBE TENERSE PRESENTE QUE POR MAS QUE UNA ENTIDAD REGISTRANTE HAYA TENIDO POR DIEZ AÑOS UN DOMINIO, SI LO DEJA VENCER Y LO REGISTRA UN TERCERO, NO HAY, EN PRINCIPIO, DERECHO A RECLAMO.

2.- NO EXISTE UNA CLASE MARCARIA QUE INDIQUE O RESGUARDE EL DERECHO DE UN AFICIONADO A LAS VIEJAS COMPUTADORAS “COMMODORE” DE 8 BITS.

3.- DESDE LA ÓPTICA MARCARIA GARBARINO ES TITULAR DE LA MARCA “COMMODORE” EN LA REPUBLICA ARGENTINA. LO ARGÜIDO POR EL RECLAMADO LLEVA A ESTE ORGANISMO A SOSTENER QUE A ESTE TAMPOCO LE CORRESPONDERÍA EL DOMINIO. PERO, CON LA SALVEDAD QUE, ADEMÁS, NO TIENE TITULO ALGUNO NI DEMUESTRA TENER UN DERECHO SUBJETIVO A SU RESPECTO.

4.- EXCEDE LA COMPETENCIA DE ESTE ORGANISMO EXPEDIRSE RESPECTO DE LA BUENA O MALA FE DE LAS PARTES INTERVINIENTES, DE LAS POSTURAS DE LA O.M.P.I., O DE SUS LAUDOS EN MATERIA DE NOMBRES DE DOMINIO, TODA VEZ QUE NO SON DE APLICACIÓN NI HAN SIDO PREVISTOS NORMATIVAMENTE PARA ESTOS CASOS.

SIN PERJUICIO DE ELLO, SI ENTIENDE QUE DEBE CONSIDERARSE SERIAMENTE LO EXPUESTO POR EL RECLAMADO EN ESTE PUNTO 4, IN FINE, EN LO ATINENTE A:

• El sitio www.commodore.com.ar es sin fines de lucro y no posee publicidad.
• El sitio no tiene propósitos financieros basados en la marca "Commodore".
• El sitio no intenta atraer usuarios ni generar confusión mediante la información mostrada en sus páginas.
• El sitio no impide que el titular de la marca "Commodore" –en este caso Garbarino S. A.– refleje dicha marca en el nombre de dominio porque puede registrar otro dominio distinto a commodore.com.ar
• El sitio web no perturba ni influye negativamente en el uso de la marca "Commodore" ni en la comercialización de los productos Commodore por parte de Garbarino S. A. Un claro ejemplo de esto a nivel internacional es el hecho de que el dominio commodore.com está registrado actualmente a nombre de una empresa que no tiene relación alguna con Commodore International Corporation.

A LO QUE PUEDE AGREGARSE EL USO PACIFICO DEL SITIO HASTA LA FECHA Y DESDE HACE MAS DE DOS AÑOS.

EN TAL SENTIDO, Y ATENTO A QUE NO CORRESPONDE QUE NIC ARGENTINA ANALICE LOS DERECHOS MARCARIOS DESDE UNA ÓPTICA MARCARIA, POR CARECER DE COMPETENCIA ADMINISTRATIVA EN LA MATERIA (PERTENECIENTE AL I.N.P.I.), SINO DESDE LA ÓPTICA DE LOS NOMBRES DE DOMINIO, ES QUE DEBE RECURRIR A LO PRECEPTUADO EN LA REGLA 11, 5° PÁRRAFO DE LA NORMATIVA VIGENTE EN LA REGISTRACIÓN RENOMBRES DE DOMINIO QUE REZA “En caso que NIC Argentina no pueda determinar a quién asiste mejor derecho, informará tal temperamento, vía correo electrónico, tanto al reclamante como a la entidad registrante del dominio, en cuyo caso las partes deberán resolver la disputa por la vía que estimen corresponder.”

ATTE. NIC ARGENTINA.

--
NIC Argentina
E-mail: info@nic.ar
URL: http://www.nic.ar
Tel: 00-54-11-4819-7631
Fax: 00-54-11-4819-7630
nic04



Ahora habría que ver lo que piensa hacer Garbarino S. A. ...


Garbarino